Mc&Mac TYLKO dla McDonald’s?

Sąd UE orzekł, że przedrostek „Mc” lub „Mac” nie może być wykorzystywany w nazwach napojów lub produktów żywnościowych innych firm niż McDonald’s.

Historia rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy singapurska spółka Future Enterprises wystąpiła o rejestrację unijnego znaku towarowego MACCOFFEE dla produktów żywnościowych i napojów. Zgłoszenie to zostało przyjęte dwa lata później przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dawniej OHIM, dziś EUIPO). Następnie, amerykańska spółka McDonald’s wniosła o unieważnienie tego znaku, powołując się na zarejestrowany przez nią znak towarowy McDONALD’S oraz 12 innych znaków towarowych, wykorzystujących przedrostek „Mc” lub „Mac” (przykładowo: McFISH, McTOAST czy BIG MAC).

Historia sprawy w telegraficznym skrócie

W 2013 roku EUIPO uwzględnił wniosek McDonald’s i unieważnił zakwestionowany znak towarowy. Urząd stwierdził, że z uwagi na wieloletnią renomę znaku towarowego McDonald’s i występowanie w odczuciu kręgu odbiorców związku pomiędzy znakami, używanie zakwestionowanego znaku towarowego umożliwiłoby Future Enterprises czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDonald’s.

Singapurska spółka nie zgodziła się z takim rozstrzygnięciem i wniosła do Sądu UE o stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji. W ocenie skarżącej spółki, znaki MACCOFFEE i MCDONALD’S nie są do siebie podobne, jak również rożni się ich wymowa.

Rozstrzygnięcie Sądu UE

Sąd UE wyrokiem z dnia 5 lipca 2016 roku (w sprawie T-518/13) oddalił skargę Future Enterprises i utrzymał w mocy decyzję EUIPO, przyznając rację McDonald’owi.

W pierwszej kolejności Sąd wskazał, że w przedmiotowej sprawie kolidujące ze sobą znaki towarowe, różnią się pod względem wizualnym, jednakże pod względami fonetycznym i konceptualnym, wykazują pewien stopień podobieństwa, wynikający z ich początkowej części, mianowicie przedrostków „mac” i „mc”.

Zdaniem Sądu, element „mac” w zakwestionowanym znaku towarowym jest postrzegany jako identyczny lub równoważny z elementem początkowym, charakterystycznym dla znaków McDonald’s. Również struktura zakwestionowanego znaku towarowego jest bardzo podobna do struktury znaków z rodziny McDonald’s, które łączą przedrostek „Mc” z nazwami swoich produktów.

W dalszej kolejności Sąd stwierdził, że towary dla których zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany i które obejmowały zarówno produkty żywnościowe jak i napoje, były ściśle powiązane z usługami, co do których znak towarowy McDONALD’S cieszył się renomą, mianowicie z usługami w zakresie barów szybkiej obsługi, w ramach których produkty żywnościowe i napoje były oferowane klientom.

Ponadto w zakresie, w jakim skarżąca wskazuje, że używa zakwestionowanego znaku towarowego tylko w celu sprzedaży napojów, należy zaznaczyć, że zgodnie z orzecznictwem pod uwagę należy brać towary, dla których rozpatrywany znak towarowy został zarejestrowany, a nie towary, dla których przedmiotowy znak towarowy jest faktycznie używany na rynku. Sąd podkreślił też, że rozpatrywane produkty żywnościowe i usługi gastronomiczne dotyczą tych samych konsumentów. Występuje zatem komplementarność między tymi produktami i usługami.

Czerpanie nienależnej korzyści z renomy

Ostatecznie, Sąd stwierdził, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowało czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego McDONALD’S. Zdaniem Sądu było wysoce prawdopodobne, iż zakwestionowany znak towarowy funkcjonował w cieniu znaku towarowego McDONALD’S, aby korzystać z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz aby wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony w wykreowanie i utrzymanie „wizerunku” znaku towarowego McDONALD’S. Właściwy krąg odbiorców, lub jego istotna część, mógł dostrzegać związek między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi i mógł kojarzyć zakwestionowany znak towarowy z rodziną znaków towarowych „Mc”, w której McDONALD’S jest znakiem pierwotnym.

W konsekwencji używanie zakwestionowanego znaku towarowego mogło prowadzić do przeniesienia „wizerunku” znaku towarowego McDONALD’S lub cech, które znak ten reprezentuje, na towary oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym.

Spółce z Singapuru przysługuje jeszcze odwołanie od orzeczenia Sądu UE do Trybunału. Dalsze losy sporu będziemy relacjonować na naszym blogu.

Jest wyrok. Co dalej?

Lipcowy wyrok, mimo że dotyczył spółki Future Enterprises z Singapuru, ma znaczenie dla każdego podmiotu, rozważającego wprowadzenie na rynek europejski produktów żywnościowych lub napojów, których nazwy brzmieć będą podobnie do nazw produktów sieci McDonald’s. Ponadto, orzeczenie sprawi trudności innym firmom, które planują użycie spornych przedrostków w celu wprowadzenia konkurencyjnych produktów na rynek.

Wśród właścicieli znaków towarowych wyrok został przyjęty przychylnie – szczególnie tych którzy cieszą się renomą na rynku europejskim. Wyrok odkreślił wartość płynącą z konsekwentnego budowaniu silnej marki i jest ostrzeżenie dla tych, którzy chcą wykorzystać renomę już istniejącej marki.

Na zakończenie należałoby wskazać, że podporządkowanie możliwości wykorzystania przedrostków przez poszczególnych przedsiębiorców niesie za sobą ryzyko daleko idącego monopolu. Nie jest powiedziane, że na przedrostkach apetyt się skończy. Powyższe może dotyczyć też innych kwestii, jak przykładowo kolorów. Czy tak będzie? Czas pokaże. Będziemy na bieżąco śledzić kierunki zmian w zakresie znaków towarowych.