Postacie fikcyjne i tytuły utworów jako znaki towarowe Unii Europejskiej

Niektóre postaci fikcyjne i tytuły utworów stanowią marki same w sobie, więc użycie ich jako słownych znaków towarowych może wydawać się naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy. Co w przypadku, gdy chcielibyśmy zarejestrować jako unijny znak towarowy imię znanego bohatera albo tytuł książki czy filmu?

Baza na stronie EUIPO optymistycznie informuje, że statusem znaków towarowych Unii Europejskiej mogą się poszczycić m. in. Alicja w Krainie Czarów, James Bond, Batman czy Harry Potter. Wyszukiwarka internetowa poleca lekturę artykułów o zeszłorocznym sukcesie „Winnetou”, którego ważność jako znaku towarowego utrzymał wyrok sądu.

Jednak wymienione rejestracje odbywały się ponad dekadę​ temu i obecnie są tylko przedłużane, a sprawa „Winnetou” (Case number: T-501/13) rozstrzygnęła się na polu kwestii proceduralnych (naruszenie podstawowych zasad unijnego prawa znaków towarowych przez Izbę Odwoławczą), a nie materialnych. W decyzji z 10 października 2016 r. w sprawie „Ani z Zielonego Wzgórza” czytamy wyraźnie – nie powinniśmy oceniać zdolności do rejestracji na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu, ponieważ przeszła ona znaczną zmianę od czasów, gdy rejestrowane były przywołane wyżej znaki.

Jak zatem kształtuje się obecne stanowisko organów unijnych w kwestii rejestracji nazw postaci fikcyjnych i tytułów utworów jako znaków towarowych UE?

Charakter odróżniający – większa sława, większy problem

Znakom „Ania z Zielonego Wzgórza”(Application number: 015133374)  i „Księga Dżungli” (Case number: R 118/2014-1) odmówiono rejestracji głównie na podstawie przesłanki braku charakteru odróżniającego.

Wymóg posiadania charakteru odróżniającego dotyczy wszystkich rejestrowanych znaków towarowych. Jest on związany z ich podstawową funkcją – wskazywania na pochodzenie handlowe towaru lub usługi.

EUIPO stoi na stanowisku, że niektóre tytuły utworów literackich stały się tak powszechnie rozpoznawalne, że nie może im być przypisane żadne inne znaczenie niż zawarte w danej opowieści. Tytuły te, nierzadko będące jednocześnie nazwami postaci fikcyjnych, „weszły do języka”, na stałe przyjmując wydźwięk nierozerwalnie związanych z nimi historii. W rezultacie jako znaki towarowe nie będą mogły spełniać swojej funkcji informowania o pochodzeniu handlowym danego towaru lub usługi, ponieważ konsumenci poprzestaną na skojarzeniu ich z tymi historiami.

Brak zdolności odróżniającej będzie tym bardziej prawdopodobny, im większej ilości adaptacji teatralnych, filmowych i telewizyjnych doczekała się dana opowieść. Może dziwić, że tuż przed odmową rejestracji znaku „Ania z Zielonego Wzgórza” EUIPO zarejestrował znak „Anne of  Avonlea”. Gdy wnioskujący o rejestrację znaku „Ania z Zielonego Wzgórza” przywołał pozytywną decyzję w sprawie „Anne of Avonlea” w swojej argumentacji, urząd wyjaśnił jednak, że okoliczności w tamtej sprawie były inne, ponieważ „Anne of Avonlea” jest mniej znaną powieścią od pierwszej części serii Lucy Maud Montgomery. Ponadto w kontynuacji pisarka nie wprowadziła żadnej nowej postaci, która zyskałaby podobna sławę co Ania z pierwszej książki.

Opisowość – nie opisuj tego, co sprzedajesz

W wyniku decyzji z 25 lutego 2015 r. (Case number: R 1856/2013-2) Disney musiał pogodzić się z unieważnieniem znaku „Pinocchio” w odniesieniu do części towarów i usług (m.in. nagranych dysków, płyt kompaktowych, DVD, druków, gier i zabawek, parków rozrywki). Powodem była stwierdzona w tym zakresie opisowość znaku.

Znak towarowy nie może opisywać zawartości towarów i usług, które ma obejmować. W przypadku książek, płyt DVD, audycji telewizyjnych czy tematycznych parków rozrywki postać i związana z nią historia stanowią przedmiot danych towarów i usług, informując o ich zawartości. Wykorzystywanie ich również jako znaków towarowych byłoby więc jak zastrzeganie ochrony słowa „cukierek” dla sprzedaży cukierków – nie tylko nie dostarczałoby żadnych informacji o pochodzeniu handlowym danego towaru, a jedynie o jego zawartości, ale również wprowadzałoby ryzyko monopolizacji wyrażenia będącego właściwym dla opisania wielu towarów na rynku.

W sprawie „Pinocchio” wnioskujący o unieważnienie znaku podawał argument monopolizacji w innym znaczeniu – twierdził on, że przyznanie znaku towarowego na postać tak charakterystyczną dla tradycji i folkloru danego państwa, w tym przypadku Włoch, prowadziłoby do niesprawiedliwego zawłaszczenia tradycji przez właściciela znaku. W jego ocenie Pinokio jako bohater historii znanej i ważnej dla całych pokoleń Włochów powinien pozostać wyrażeniem dostępnym dla konkurencji.

Izba Odwoławcza nie podzieliła jego zdania. W jej rozumieniu monopolizacja nie obejmuje tradycji w tym znaczeniu, jest jedynie nierozerwalnie związana z opisowością danego wyrażenia – tam, gdzie stwierdzono, że znak nie opisuje istotnych cech danego rodzaju towarów i usług, nie ma ryzyka monopolizacji. Kwestie tradycji nie są poza tym przedmiotem rozważań EUIPO, gdyż próżno ich szukać wśród podstaw odmowy rejestracji określonych w przepisach regulujących przyznawanie ochrony na unijny znak towarowy. Znak towarowy Pinokio został więc utrzymany w pozostałym zakresie.

Odmowa rejestracji znaków „Ania z Zielonego Wzgórza,”, „The Jungle Book” oraz częściowe unieważnienie znaku „Pinocchio” pokazują, że ochrona znanych nazw postaci fikcyjnych i tytułów utworów jako nowych unijnych znaków towarowych może napotykać coraz większe przeszkody, głównie w postaci trudności w wykazaniu charakteru odróżniającego i braku opisowości.

Warto przypomnieć, że „Winnetou” też pierwotnie został unieważniony na podstawie tych dwóch przesłanek (Izba Odwoławcza stwierdziła nawet, że byłby on opisowy w stosunku do usług gastronomicznych i transportowych jako związanych z festiwalami). Pragnący sprzedawać swoje towary pod unijnym znakiem towarowym będącym równocześnie wytworem wyobraźni poczytnego autora mają więc nie lada orzech do zgryzienia.

*Autorka wpisu została wyróżniona w konkursie na najlepszy esej dotyczący prawa własności intelektualnej. Konkurs został zorganizowany wspólnie z Samorządem Studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.