Czym jest „El Clasico”? Czyli o nieudanej próbie zarejestrowania znaku towarowego.

El Clasico, czyli potyczki Realu Madryt z FC Barceloną to coś więcej niż mecz. To starcie niepodległościowych dążeń Katalonii z hiszpańskim centralizmem. To symbol rywalizacji, okazja do spotkań, źródło (nie tylko sportowych) emocji. Ale nie znak towarowy. Do takiego wniosku doszedł Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, z którym zgodził się Sąd Unii Europejskiej w wyroku z dnia 24 lutego 2021 roku. Sąd, podobnie jak Urząd, uznał, że „El Clasico” nie powinno być zarejestrowane jako znak towarowy, bo jest opisowe oraz pozbawione zdolności odróżniającej.

Próba zarejestrowania „El Clasico”

Liga Nacional de Fútbol Profesional (La Liga), część hiszpańskiego związku piłki nożnej, w 2018 roku złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o udzielenie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający biały napis „El Clásico” na czarnym tle:

La Liga chciała zarejestrować znak dla 41 klasy w klasyfikacji nicejskiej, która obejmuje między innymi świadczenie usług o charakterze rozrywkowym.

W dniu 9 sierpnia 2018 roku egzaminator EUIPO odrzucił wniosek o rejestrację znaku. La Liga złożyła odwołanie od tej decyzji, jednakże w dniu 1 października 2019 roku druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie. Izba stwierdziła, że odmowa rejestracji jest uzasadniona, gdy znak towarowy ma charakter opisowy lub jest pozbawiony charakteru odróżniającego w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej. W omawianym przypadku oba warunki były spełnione. Ponadto Izba Odwoławcza nie zgodziła się z twierdzeniem La Ligi, jakoby znak „El Clasico” uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania.

Dlaczego „El Clasico” nie został zarejestrowany?

1. Znak nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej.

Znak towarowy może zostać zarejestrowany, jeżeli posiada zdolność odróżniającą, czyli nadaje się do odróżniania towarów w obrocie. W przypadku znaków europejskich to wymaganie musi zostać spełnione we wszystkich krajach członkowskich.

Najczęstszym źródłem braku zdolności odróżniającej jest opisowość znaku słownego w jednym lub kilku językach UE. EUIPO odmawia w takim przypadku rejestracji z uwagi na to, że w części Unii, w której słowa zawarte w oznaczeniu posiadają konkretne znaczenie w odniesieniu do towarów lub usług objętych zgłoszeniem, odbiorcy nie będą postrzegali danego oznaczenia jako znak towarowy, ale jako informację o cechach i właściwościach produktu lub usługi.

Izba Odwoławcza EUIPO stwierdziła, że „El Clasico” nie ma zdolności odróżniającej z trzech powodów. Po pierwsze dla hiszpańskojęzycznych odbiorców zgłaszane oznaczenie będzie odnosiło się do czegoś zwykłego i typowego (hiszp. „clásico” oznacza klasyczny), a nie do usług oferowanych przez La Ligę. Po drugie „El Clasico” jest powszechnie używane do nazywania meczów rozgrywanych przez Real Madryt i FC Barcelonę, a w konsekwencji ma charakter opisowy. Po trzecie Hiszpanie, Francuzi, Niemcy, Holendrzy i Portugalczycy używają nazwy „El Clasico” do opisania zaciekłej rywalizacji dowolnych drużyn sportowych. W efekcie znak nie wskazuje na pochodzenie handlowe usług. Izba Odwoławcza podkreśliła także, że zastosowanie standardowej białej czcionki na czarnym tle niewystarczająco odwraca uwagę odbiorców od opisowego charakteru elementu słownego „El Clasico”.

2. Znak nie ma wtórnej zdolności odróżniającej

Znak, który pierwotnie nie miał charakteru odróżniającego może go uzyskać, jeżeli przedsiębiorca w sposób rzeczywisty i konsekwentny używa oznaczenia w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. W sytuacji, gdy właściwy krąg odbiorców zacznie odbierać oznaczenie jako identyfikujące te towary i usługi jako pochodzące od określonego podmiotu, można stwierdzić, że znak zdobył wtórną zdolność odróżniającą.

W omawianej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że La Liga nie wykazała w wystarczająco przekonujący sposób, że w wyniku długotrwałego używania właściwy krąg odbiorców postrzegał oznaczenie „El Clasico” jako wskazujące na handlowe pochodzenie usług. Z tego powodu zdaniem Izby oznaczenie nie ma wtórnego charakteru odróżniającego.

Skarga do Sądu UE

La Liga nie zaakceptowała argumentacji Izby Odwoławczej EUIPO i w dniu 22 listopada 2019 roku wniosła do Sądu Unii Europejskiej skargę od wydanej decyzji. La Liga zażądała w skardze, aby Sąd UE stwierdził nieważność decyzji i wydał wyrok dopuszczający znak „El Clasico” do rejestracji w klasie 41.

W dniu 24 lutego 2021 roku Sąd UE podtrzymał zaskarżoną decyzję i uznał, że przedstawiona powyżej argumentacja Izby Odwoławczej EUIPO była przekonująca, a wnioski słuszne. Tym samym Sąd UE potwierdził, że oznaczenie „El Clasico” nie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy.

Czy to koniec?

Być może La Liga pogodzi się z wyrokiem i przestanie dążyć do zarejestrowania „El Clasico” jako znaku towarowego. Ewentualnie postanowi zarejestrować go w formie bardziej fantazyjnej grafiki. Jednak, jeżeli stwierdzi, że EUIPO i Sąd UE nie mają racji (na co wydaje się, że jest przestrzeń, bowiem argumentacja organu momentami jest sprzeczna – zwłaszcza gdy ten twierdzi, że znak nie nabył wtórnej zdolności odróżniającej a jednocześnie, że jest powszechnie używany i kojarzy się dość jednoznacznie, a ta dotycząca opisowości może budzić wątpliwości) może zaskarżyć wyrok do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i kontynuować starania o uzyskanie prawa ochronnego.

Niezależnie od dalszych losów sprawy jedno jest pewne – mecze najbardziej utytułowanych klubów Hiszpanii będą dalej dostarczać wielu (sportowych i nie tylko) emocji kibicom na całym świecie.

Autorka: Zuzanna Kietlińska – praktykantka w dziale własności intelektualnej.