„J’adore” vs. „A Adoration” – czyli o uprzywilejowanym statusie właścicieli renomowanych znaków towarowych

Impulsem do podzielenia się rozważaniami na temat pojęcia renomy w świecie znaków towarowych oraz statusu renomowanych znaków towarowych był czerwcowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II GSK 2782/15). Dotyczył on sprawy odmowy uznania sprzeciwu Parfums Christian Dior z Paryża przez Urząd Patentowy RP wobec znaku towarowego słowno-graficznego „A Adoration” zgłoszonego przez polską spółkę Interton sp. z o.o. Podmiot wnoszący sprzeciw wskazywał, iż zgłoszony znak jest podobny do znaku „J’adore” (wskazując, iż jest to znak renomowany), który jako znak słowny zarejestrowany został w trybie międzynarodowym w 1998 r. oraz jako unijny słowno-graficzny znak towarowy „J’adore” w 1999 r.

Urząd Patentowy nie przychylił się do sprzeciwu Diora, uznając iż oba znaki nie są do siebie podobne, co wyklucza konieczność badania czy znak „J’adore” ma status znaku renomowanego. Z wykładnią art. 132 ust. 2 pkt 3 (obecnie art. 132¹ ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo własności przemysłowej nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny. NSA wskazał, iż:

„prawidłowa wykładnia art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. wymaga, w zakresie badania identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, już na wstępie ustalenia przez Urząd Patentowy, czy znak wcześniejszy ma status znaku renomowanego, gdyż w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności, ocena podobieństwa powinna zostać dokonana przy pomocy innych, względniejszych kryteriów, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Okoliczność taka stanowi zatem przesłankę zastosowanie szerszej ochrony, właściwej dla znaków o ustalonej renomie”.

Finalnie NSA wskazał, iż Urząd Patentowy powinien w pierwszej kolejności zbadać, czy „J’adore” ma status znaku renomowanego, a następnie skupić się na tym, czy przeciwstawione sobie znaki są do siebie podobne, co Urząd Patentowy wziął pod uwagę w odwrotnej kolejności. A zatem, gdy Dior wykaże, iż jego znak ma status „renomowanego”, wystarczy zdaniem NSA niższy stopień podobieństwa pomiędzy znakami, aby znak „A Adoration” nie został zarejestrowany. Urząd Patentowy ponownie rozpatrzy sprawę uwzględniając tym razem renomę znaku „J’adore”, o ile Dior ją wykaże.

Co to jest renomowany znak towarowy?

Niestety, zarówno ustawa Prawo Własności Przemysłowej, jak i orzecznictwo nie zawierają definicji legalnej renomowanego znaku towarowego. Upraszczając, renomowanym znakiem towarowym, jest zarejestrowany znak towarowy, który na skutek używania w obrocie gospodarczym z uwagi na znaczną rozpoznawalność czy atrakcyjność, jak i też pozytywne wyobrażenia z nim związanem, ma znaczną wartość na rynku, np. reklamową. Przykładami takich znaków są z pewnością: Coca–Cola, Apple, Roll – Royce, Google, Chanel, Prada czy choćby Dior. Renomowane znaki towarowe przez wiele lat bycia na rynku budują swoją renomę, przez co nabywcy określonych towarów i usług sięgając po dane dobra opatrzone znakiem renomowanym odbierają je jako wyjątkowe, luksusowe  czy mające określoną wartość.

Problematyczna, jak i do tej pory niewyjaśniona pozostaje kwestia kryterium, które ma decydować czy znak ma charakter renomowany. Unijna linia orzecznicza opiera się na kryterium ilościowym, tzn. istotny jest stopień znajomości znaku towarowego poprzez działania marketingowe właściciela znaku (np. wyrok ETS z 14 września 1999 roku C-375/9 czy wyrok ETS z 6 października 2009 r. C-301/07). Przyjmuje się, że rozpoznawalność znaku towarowego bada się wśród jego potencjalnych odbiorców, a skala jego zasięgu powinna odpowiadać terytorium kraju. W polskim orzecznictwie oprócz kryterium ilościowego, niezbędnym do uznania danego znaku za renomowany jest kryterium jakościowe, tzw. Goodwill, tj. znak i towary bądź usługi jakie reprezentuje musi budzić pozytywny odbiór i skojarzenia, atrakcyjność. Sztandarowym przykładem w celu obrony polskiej wykładni jest podnoszone przez polską doktrynę oznaczenie „Amber Gold”, które spełnia niezaprzeczalnie kryterium ilościowe, lecz nie jakościowe. Wobec odmiennej wykładni w polskim orzecznictwie najbezpieczniej jest w chwili obecnej w celu wykazania renomy znaku oprzeć się na obu kryteriach.

Czym renomowany znak towarowy różni się od „zwykłego” znaku towarowego?

Przede wszystkim renomowane znaki towarowe nie są objęte kryterium specjalizacji. Oznacza to, iż mimo, że znak jest zarejestrowany w określonych klasach towarowych, to jego właściciel może złożyć sprzeciw lub domagać się unieważnienia znaku towarowego zarejestrowanego w zupełnie innych klasach niż jego znak towarowy. Przykładem może być zgłoszenie znaku Coca-Cola dla programów komputerowych. Taki znak nie uzyskałby ochrony w związku z kolizją ze znakiem renomowanym „Coca-Cola”.

Co więcej, wystarczy jedynie niższy stopień podobieństwa pomiędzy znakami, aby doszło pomiędzy nimi do kolizji, bowiem wystarczy jedynie by późniejszy znak towarowy kojarzył się odbiorcom z renomowanym znakiem towarowym, błędnie sugerując jakikolwiek związek między nimi. Wracając zatem do sprawy „J’adore” a „A Adoration” Urząd będzie musiał zbadać, gdy uzna iż Dior wykazał renomę znaku „J’adore”, czy pomiędzy nimi istnieje podobieństwo skojarzenia, iż „A Adoration” ma związek ze znakiem Diora. Jeżeli tak, „A Adoration” nie powinien zostać zarejestrowany.

Dlaczego renomowane znaki są uprzywilejowane?

Niestety, ale renomowane znaki towarowe są kuszące dla przedsiębiorców wchodzących na rynek, głównie właśnie za sprawą ich renomy. Starania właścicieli renomowanym znaków towarowych, które przedstawiają się w wieloletnich nakładach na reklamę i promocję znaku są z pewnością znaczne. Przedsiębiorców kusi zatem możliwość posiadania znaku, który kojarzy się ze znakiem mającym już siłę przebicia, tym samym oszczędzając na kosztach, jakie wiążą się z promocją znaku. Szersza ochrona przyznana renomowanym znakom towarowym jest umotywowana ich ochroną przed wyżej wskazanym pasożytnictwem czy utratą renomy przez znak renomowany (np. zgłoszenie znaku Dior dla płynu do mycia naczyń). Istotna jest także ochrona przed rozmyciem znaku, poprzez pojawienie się na rynku kilkuset produktów oznaczonych renomowanym znakiem towarowym. Idealnym, i chyba wręcz kultowym, przykładem rozmycia znaku jest ten wskazany przez amerykańskiego prawnika Franka I. Schechtera:

„Jeżeli dopuścimy restauracje marki Rolls-Royce, kawiarnie marki Rolls-Royce, spodnie marki Rolls-Royce i cukierki marki Rolls-Royce, to za 10 lat nie będzie już marki Rolls-Royce”.

Jak wykazać renomę znaku?

Wykazanie przez właściciela znaku, iż jest on renomowany pociąga ze sobą konieczność przedstawienia dowodów na znajomość znaku (np. w formie przeprowadzonych sondaży) oraz, w szczególności przed polskim Urzędem Patentowym, dowodów pozytywnego odbioru znaku i towarów nim sygnowanych (np. w formie otrzymanych nagród). Niektóre znaki, których renoma jest faktem powszechnie znanym, doktryna określa jako „sławne” i nie wymagają one udowodnienia renomy, jak np. „Google”. Mówimy jednak w tej sytuacji, o prawdziwych gigantach na rynku, choć trzeba być bardzo ostrożnym, gdyż brak wykazywania renomy znaku jest ryzykowny.

Jak wskazuje orzecznictwo, istotne jest również wykazanie momentu w którym znak stał się renomowanym. Gino Rossi S.A., która jest producentem obuwia i galanterii skórzanej, która działa na rynku od 1992 r. (znak słowny został zgłoszony już w 1994 r.), wystąpił o unieważnienie znaku towarowego PPUH Marcin Lorens, które działa na rynku od 2006 r., natomiast pierwszy ze znaków słowno-graficznych „Gino Rossi” dla zegarków zgłosił w 2008 r. Sąd Najwyższy wskazał, iż istotny w powyższej sprawie jest moment uzyskania przez znak „Gino Rossi” renomy. Jak wyjaśnił w wyroku z 10 marca 2017 r. (III CSK 171/16), renomę znaku towarowego należy badać na moment wejścia naruszającego na rynek, a nie wyłącznie na moment wydania wyroku. Nie może być bowiem takiej sytuacji, iż początkowa działalność naruszającego byłaby legalna, a następnie na skutek uzyskania przez znak renomy nielegalna. Zatem Sąd Apelacyjny będzie musiał uzupełnić dowód o ustalenie czy  w momencie wejścia na rynek producenta zegarków, producent obuwia i galanterii skórzanej posługiwał się renomowanym znakiem towarowym.