Komercjalizacja oprogramowania w praktyce

Komercjalizowanie efektów badań naukowych przez instytucje naukowe jest coraz częstszą praktyką i warto wiedzieć, na jakich zasadach się ono odbywa. Jest to istotne zarówno dla samych instytucji, jak i dla przedsiębiorców inwestujących w tego rodzaju innowacje.

Różne polskie publiczne instytucje naukowe (uczelnie, instytuty badawcze, ośrodki PAN) prowadzą prace badawcze, w wyniku których dochodzi do ważnych odkryć, powstają nowe wynalazki i technologie. Aż prosi się, by takie innowacyjne działania wdrażać nie tylko w laboratoriach, ale także w realiach rynku. Działania te określa się mianem komercjalizacji wiedzy.

Poniżej – na przykładzie oprogramowania komputerowego – omawiamy najczęściej spotykane drogi (modele) komercjalizacji, niemniej wskazówki te w wielu aspektach znajdą analogiczne zastosowanie także do innych dzieł własności intelektualnej.

Na początku trzeba zawsze sprawdzić, czy komercjalizacja będzie dopuszczalna „jako taka”. Wymaga to analizy regulaminów komercjalizacji, które mogą wskazywać określone zasady i procedury obowiązujące w danej instytucji. Wówczas komercjalizację trzeba przeprowadzić w zgodzie z takim regulaminem. Oprócz tego, wobec niektórych transakcji i podmiotów warunkiem ważności komercjalizacji jest uzyskanie zgody ministra Skarbu Państwa – dzieje się tak np. w przypadku sprzedaży aktywów trwałych instytutu badawczego, gdy wartość transakcji przekracza 250.000 euro.

Ogólnie rzecz biorąc, komercjalizacja oprogramowania, podobnie jak innych przedmiotów praw autorskich, może odbywać się na trzy główne sposoby:

I. Poprzez licencjonowanie osobom trzecim

Możliwe jest oferowanie podmiotom trzecim licencji na korzystanie z oprogramowania. Udzielenie licencji oznacza udzielenie „pozwolenia” na jego eksploatację w określonym zakresie (np. na jednym stanowisku, na okres 5 lat). Licencje mogą mieć charakter wyłączny, bądź niewyłączny. Udzielenie licencji wyłącznej sprawia, że wprawdzie właściciel praw do oprogramowania nie traci ich, ale nie może udzielać licencji innym podmiotom. Licencja niewyłączna nie ma takich ograniczeń.

Umowa licencji może przewidywać dla licencjobiorcy uprawnienie do udzielania wobec osób trzecich dalszych licencji (tzw. sublicencji). W takim modelu możliwe jest też dogadanie się z zewnętrznym podmiotem, który mógłby zajmować się wyszukiwaniem kontrahentów i dystrybucją oprogramowania.

W modelu licencyjnym warto jeszcze zwrócić uwagę na następujące aspekty komercjalizacji:

1. wynagrodzenie licencjodawcy – może mieć formę ryczałtową (jednorazowa opłata za określony czas), może być płatne w określonych odstępach czasu, np. miesięcznie;
2. w przypadku współpracy z zewnętrznym dystrybutorem (który udzielałby dalszych licencji), można też umówić się, by wynagrodzenie miało charakter procentowy względem obrotów, bądź zysków dystrybutora. Rozliczenie od zysku (tj. po potrąceniu kosztów) rodzi ryzyko, że dystrybutor w sztuczny sposób wygeneruje koszty dla obniżenia kwoty do podziału. Dlatego należy precyzyjnie ustalić w umowie, co może, a co nie może być traktowane jako koszt. Z kolei rozliczenie od obrotu (czyli od kwoty „przed” potrąceniem kosztów) z perspektywy Instytutu jest bezpieczniejsze, ale prawdopodobnie wiąże się z mniejszymi (procentowo) sumami do podziału. W każdym przypadku trzeba jednak zadbać o stosowne zapisy, zapewniające, że dystrybutor rozlicza się w prawidłowy sposób. W tym kontekście ważne jest zwłaszcza zapisanie tzw. prawa audytu – możliwości analizy dokumentów będących podstawą rozliczeń. Oprócz tego, istotna jest możliwość zweryfikowania, czy dystrybutor nie zaniża swoich zysków (np. poprzez sztuczne obniżanie opłat licencyjnych). Z dystrybutorem można też ustalić wynagrodzenie mieszane, gdzie część stanowi suma ryczałtowa, a część – rozliczenie od obrotu bądź zysku. Taka ryczałtowa suma może mieć też charakter zaliczki (potrąca się ją z późniejszych zysków);
3. w umowie z dystrybutorem warto ustalić też zasady zakończenia ze współpracy. Warto zwłaszcza wskazać, że w sytuacji, gdy dystrybutor będzie bezczynny (nie będzie realizował komercjalizacji w ogóle albo np. nie osiągnie określonego progu obrotów w danym czasie), licencjodawca ma prawo zakończyć współpracę, a prawa udzielone dystrybutorowi wygasają;
4. umowy licencyjne dają szerokie pole manewru dla stron transakcji pod kątem zakresu udzielonych praw. Umowy mogą mieć charakter bezterminowy albo ograniczony czasowo, obowiązujący w określonym kraju/krajach lub na całym świecie. Wreszcie, mogą obejmować rozmaite zakresy uprawnień i form (tzw. pól) eksploatacji programu (np. zawierać – lub nie – uprawnienie licencjobiorcy do jego modyfikowania we własnym zakresie, zastrzegać użycie oprogramowania do określonej liczby stanowisk itd.). Należy zwrócić uwagę, że możliwe jest podzielenie praw w taki sposób, by na polu X licencja była wyłączna, a na polu Y – niewyłączna, co otwiera szerokie możliwości dopasowania katalogu udzielanych praw do określonych sytuacji;
5. niezależnie od kwestii stricte licencyjnych, z udzieleniem licencji mogą się też wiązać inne świadczenia stron umowy wobec siebie – np. usługa wdrożenia oprogramowania, czy usługa pomocy technicznej. Może to być istotne i ciekawe źródło przychodów dla twórców lub ośrodka komercjalizującego software;
6. w umowie warto zastrzec, czy obejmuje ona tylko pierwotną wersję programu, czy także – i jeśli tak, to w jakim zakresie – jego kolejne aktualizacje (mogą one też być udostępniane za dopłatą).

Generalnie, model licencyjny pozwala na swobodne konstruowanie transakcji tak, żeby odpowiadało to wszystkim zainteresowanym.

II. Poprzez przeniesienie praw autorskich do oprogramowania na osoby trzecie

Zamiast udzielania licencji, które można porównać do umowy najmu np. mieszkania, możliwe jest także definitywne przeniesienie autorskich praw majątkowych na zewnętrzny podmiot (uprawnienie podobne do umowy sprzedaży). Przeniesienie praw powoduje wyzbycie się ich przez uprawnionego w zakresie, w jakim przewiduje to umowa. Ponieważ przeniesienie praw ma zwykle charakter definitywny, ten rodzaj komercjalizacji wymaga od uprawnionego większej ostrożności – bo oprogramowanie po przeniesieniu praw przestaje już być „jego” oprogramowaniem. Powinno to odzwierciedlać wynagrodzenie – znacząco wyższe za przeniesienie praw, niż za udzielenie licencji.

Podobnie jak licencja, także umowa przeniesienia praw może mieć bardzo różnorodny charakter i zawierać wiele niuansów. Można w nich regulować kwestie opisane już w punktach 1, 2, 4, 5 i 6 powyżej. Ze względu na definitywny charakter przeniesienia praw („jednorazową” formę transakcji), nie znajdą tu jednak zastosowania uwagi odnoszące się do zakresu czasowego licencji.

III. Poprzez utworzenie tzw. spin-off – odrębnego podmiotu (zwykle spółki) zajmującego się komercjalizacją oprogramowania, do którego prawa zostaną włożone np. aportem

Odrębną, często stosowaną, metodą komercjalizacji jest komercjalizowanie za pomocą spółek spin-off (spółki córki). Metoda ta polega na utworzeniu odrębnego podmiotu, do którego majątku zostaną wniesione prawa (w omawianym przypadku – prawa autorskie do oprogramowania). Spin-off może być wspólnym przedsięwzięciem z podmiotami trzecimi (inwestorami) i umożliwia wspólną komercjalizację projektu na ustalonych z nimi zasadach. Plusem takiego rozwiązania jest stosunkowo duża elastyczność. Zarówno wielkości wkładów inwestorów, jak i zakres uprawnień zarządczych wobec projektu (czy też zasady podziału przyszłych zysków) można swobodnie kształtować według potrzeb. Dzięki takiej spółce, możliwe jest utrzymanie kontroli nad projektem i jego dalsze rozwijanie już w ramach spółki.

Gdy komercjalizacja projektu jest przedsięwzięciem ryzykownym finansowo, wydzielenie go do spin-offu stanowi formę ograniczenia odpowiedzialności. Ryzyko przejmuje na siebie nowa spółka.

W ramach swojej działalności spin-off może zajmować się zarówno dystrybucją oprogramowania, jak i innymi kwestiami, np. świadczeniem pomocy technicznej dla użytkowników.

Powyższe zasady to oczywiście tylko zarys szerszego zagadnienia, temat jest niezwykle obszerny. Istnieją także inne, choć mniej popularne, formuły komercjalizacji wiedzy w relacjach instytucja naukowa – biznes, np. spółki spin-out (gdzie – podobnie jak w modelu spin-off – powstaje spółka odrębna, tylko nie z udziałem instytucji naukowej, a konkretnych naukowców, którzy „wykupili” od niej prawa i wnoszą je do spółki jako „swoje”, już niezależnie od tej instytucji) czy joint venture. Wybór odpowiedniej formy zawsze wymaga dokładnej analizy konkretnego projektu.