Uprawnienia licencjobiorcy znaku towarowego UE oraz wzoru wspólnotowego w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości

TSUE wydał w tym roku dwa ważne orzeczenie rozstrzygające legitymację licencjobiorców znaku towarowego UE oraz wspólnotowego wzoru. Interpretacje te są niewątpliwie korzystne dla licencjobiorców. Uwzględniają nie tylko literalną wykładnię przepisów, ale także kontekst i cele unijnych regulacji.

Wyroki TSUE rozstrzygające legitymację licencjobiorców znaku towarowego UE (uprzednio wspólnotowego znaku towarowego) oraz wspólnotowego wzoru do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa odpowiednio do licencjonowanego znaku i wzoru, pomimo że licencja nie została wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych/ wzorów, zostały wydane na skutek skierowania pytań prejudycjalnych niemieckiego sądu w Düsseldorfie .

Pierwszy z nich zapadł w dniu 4 lutego 2016r. w sprawie Youssef Hassan przeciwko. Breiding Vertriebsgesellschaft mbH, C-163/15 i stanowi, że artykuł 23 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że licencjobiorca może wystąpić z powództwem o stwierdzenie naruszenia prawa do wspólnotowego znaku towarowego stanowiącego przedmiot licencji, mimo że ta licencja nie została wpisana do rejestru wspólnotowych znaków towarowych.

22 czerwca 2016r. TSUE tożsamo rozstrzygnął sprawę Thomas Philipps GmbH & Co. KG przeciwko Grüne Welle Vertriebs GmbH, C-419/15, przy czym odwołał się do artykułu 33 ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych. Ponadto wskazał, że artykuł 32 ust. 3 rozporządzenia nr 6/2002 należy interpretować w ten sposób, że licencjobiorca może w ramach wszczętego przez siebie zgodnie z tym przepisem postępowania dotyczącego naruszenia wzoru wspólnotowego domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł.

Podmioty pod szczególnym nadzorem

Rozwijając powyższe sentencje, należy wskazać, że art. 23 ust. 1 Rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że przeniesienie prawa do znaku towarowego UE, ustanowienie praw rzeczowych odnoszących się do znaku i udzielanie licencji (odpowiednio czynności wskazane w art. 17, 19 i 22 Rozporządzenia) wywołują skutek wobec stron trzecich dopiero po wpisie do rejestru. Analogiczne postanowienia zawiera art. 32. ust. 2 Rozporządzenia nr 6/2002. Trybunał orzekł, iż celem tych przepisów jest ochrona podmiotu, który nabył prawa odnoszące się do wspólnotowego znaku towarowego i nie może on być interpretowany w sposób, który prowadzi do ochrony podmiotu naruszającego od poniesienia odpowiedzialności za działania związane z bezprawnym używaniem znaku.

Zatem niezgodne z celem tych przypisów byłoby traktowanie wpisu do rejestru jako formalności, której brak umożliwiałby naruszycielowi skuteczne odparcie powództwa licencjobiorcy o stwierdzenie naruszenia. Reasumując, interpretacje wydane przez TSUE są niewątpliwie korzystne dla licencjobiorców. Uwzględniają nie tylko literalną wykładnię przepisów, lecz także kontekst i cele unijnych regulacji.

TSUE a krajowe znaki towarowe i znaki przemysłowe

W zakresie możliwości dochodzenia szkody przez licencjobiorcę wzoru Trybunał uznał że, przepisy Rozporządzenia 6/2002 zezwalają licencjobiorcy na działanie albo w drodze wniesienia powództwa – poprzez wszczęcie postępowania o naruszenie za zgodą właściciela wzoru lub w przypadku licencji wyłącznej po wezwaniu tego właściciela, jeżeli właściciel prawa ze wzoru wspólnotowego sam nie wytoczy we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia , albo w drodze interwencji –  poprzez przystąpienie do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa ze wzoru.

Ta ostatnia droga jest jedyną dostępną możliwością dla niewyłącznego licencjobiorcy, który nie uzyskał zgody właściciela wzoru na samodzielne działanie. Zatem, jeśli licencjobiorca może domagać się naprawienia szkody, którą sam poniósł, poprzez przystąpienie do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela prawa ze wzoru wspólnotowego, nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł on również uczynić to, gdy sam wytacza powództwo o naruszenie za zgodą właściciela wzoru wspólnotowego lub – jeśli jest wyłącznym licencjobiorcą – bez tej zgody w razie bezczynności tego właściciela po wezwaniu go do wytoczenia powództwa.

Powyższe orzeczenia należy odnieść również do regulacji dotyczących krajowych znaków towarowych i znaków przemysłowych w zakresie uprawnień licencjobiorcy. Mianowicie, art. 76 ust. 6 zdanie drugie ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp) stanowi, że uprawniony z licencji wyłącznej, wpisanej do rejestru, może na równi z uprawnionym dochodzić roszczeń z powodu naruszenia, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej. Przepis ten ma zastosowanie do znaków towarowych na podstawie art. 163 ust. 1 pwp, zaś do wzorów przemysłowych w oparciu o art. 118 ust. 1 pwp. Uregulowanie to jest bardzie precyzyjne niż przepisy unijnych Rozporządzeń, ale uprawnienia licencjobiorcy sa bardziej rygorystyczne. Ustawa wprost wskazuje, że warunkiem dochodzenia roszczeń jest wpis do właściwego rejestru.

Wyroki UE a (sądowa) polska rzeczywistość

Czy te wyroki TSUE wpłyną na praktykę polskich sądów na gruncie prawa krajowego? Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o sygn. akt I ACa 21/13 jednoznacznie wskazał, że licencjobiorca uprawniony z licencji wyłącznej (a dotyczy to również uprawnionego z licencji niewyłącznej) nie nabywa uprawnień do dochodzenia roszczeń z powodu naruszenia licencjonowanego prawa, bez wpisania licencji do rejestru.

Istnieją również inne nierozstrzygnięte wątpliwości dotyczące pozycji licencjobiorcy niewyłącznego wpisanego do rejestru, jak np. kwestia jego legitymacji do wniesienia powództwa przeciwko podmiotowi, który dopuścił się naruszeń. Otwartą kwestią jest też, czy uprawniony z tytułu licencji wyłącznej ujawnionej w rejestrze może dochodzić roszczeń związanych z naruszeniem, które zostało dokonane przed wpisem do rejestru, ale w okresie obowiązywania umowy licencyjnej.