Wykorzystanie cudzego znaku towarowego do oznaczenia części zamiennych – wyrok TSUE

W wyroku z 6 października b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że tak zwana „klauzula naprawy”, pozwalająca na wykorzystanie wzoru przemysłowego objętego ochroną do naprawy produktu złożonego w celu przywrócenia mu jego pierwotnego wyglądu, nie stanowi podstawy do używania cudzego znaku towarowego bez zgody jego właściciela.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został złożony do TSUE w związku ze sporem między Ford Motor Company a Wheeltrims srl. Spółka Wheeltrims produkuje i sprzedaje kołpaki samochodowe, w tym kołpaki zawierające wierne kopie znaków towarowych różnych koncernów samochodowych, m.in. koncernu Ford. W maju 2013 r. spółka Ford wystąpiła do sądu w Turynie (Tribunale di Torino) o zakazanie Wheeltrims dalszej produkcji i sprzedaży kołpaków ze znakiem towarowym Ford oraz nakazanie tej spółce naprawienia poniesionej przez Ford szkody. Zdaniem skarżącej umieszczanie znaku towarowego Ford na kołpakach sprzedawanych przez Wheeltrims naruszało jej wyłączne prawa do używania tego znaku.

Wheeltrims twierdziła tymczasem, że prawo do korzystania ze znaku towarowego „Ford” dawała jej tak zwana „klauzula naprawyˮ. Klauzula ta została zawarta w art. 110 Rozporządzenia 6/2002[1] stanowiącym, że ochrona z tytułu wspólnotowego wzoru przemysłowego nie przysługuje wzorowi, który stanowi część składową produktu złożonego wykorzystywanego do celów naprawy tego produktu, aby przywrócić mu jego pierwotną postać. Z kolei art. 14 Dyrektywy 98/71/WE[2] pozwala państwom członkowskim utrzymać w mocy przepisy prawa krajowego dotyczące użytkowania wzoru części składowej stosowanej do naprawy produktu złożonego w celu przywrócenia mu jego wyglądu początkowego.[3] Przepisy te zostały wprowadzone w celu liberalizacji rynku części samochodowych. Wheeltrims stanęło na stanowisku, że znak towarowy „Ford” został umieszczony na sprzedawanych kołpakach, aby umożliwić odtworzenie wyglądu naprawianych samochodów, a nie dla wskazania pochodzenia danej części produktu, dlatego też wskazane uregulowania powinny mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie. Ponadto, w opinii Wheeltrims, zabronienie producentom części zamiennych do samochodów takiego właśnie wykorzystywania znaków towarowych zakłócałoby rozwój wolnej konkurencji na tym rynku.

W przedmiotowej sprawie sąd ocenił działania Wheeltrims z dwóch perspektyw: możliwości wykorzystywania cudzego znaku towarowego w celach informacyjnych oraz możliwości zastosowania w tej sprawie „klauzuli naprawy”. Możliwości wykorzystywania cudzego znaku towarowego w celach informacyjnych została przewidziana w art. 12 Rozporządzenia 207/2009[4] stanowiącym, że wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia jego właściciela do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie m.in. oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług; ani samego znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi. Tribunale di Torino stwierdził jednak, że korzystanie przez spółkę Wheeltrims ze znaku towarowego Ford nie jest niezbędne do wskazania potencjalnym nabywcom przeznaczenia kołpaków ani ich zgodności z samochodem marki „Fordˮ, a w związku z tym stanowi naruszenie praw koncernu Ford.

Sąd miał natomiast wątpliwości, co do możliwości zastosowania w tej sprawie klauzuli naprawy i w tym właśnie zakresie zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi. TSUE stwierdził, że art. 14 Dyrektywy 98/71/WE oraz art. 110 Rozporządzenia 6/2002 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących znaków towarowych i nie mogą stanowić podstawy dla odstępstwa od ochrony znaków towarowych przewidzianej przepisami Dyrektywy 2008/95[5] oraz Rozporządzenia 207/2009.

Trybunał odniósł się również do twierdzenia Wheeltrims, że ochrona niezakłóconej konkurencji w UE wymaga stosowania wyjątku przewidzianego w klauzuli naprawy do ochrony na podstawie znaków towarowych. Trybunał uznał jednak, że istniejące przepisy dotyczące ochrony znaków towarowych, m.in. przywoływany już art. 12 Rozporządzenia 207/2009, stanowią wystarczający środek ochrony konkurencji w Unii. Ich celem jest właśnie równoważenie interesów uprawnionych do znaku z ideą swobodnego przepływu towarów oraz swobody świadczenia usług na wspólnym rynku. W tej kwestii Trybunał wypowiadał się również w swoich wcześniejszych wyrokach w sprawach BMW (C‑63/97) oraz Gillette Company i Gillette Group Finland (C‑228/03). W pierwszej z nich Trybunał stwierdził, że używanie cudzego znaku towarowego w celu informowania o tym, że przedsiębiorstwo dokonuje napraw lub konserwacji produktów opatrzonych tym znakiem, albo że specjalizuje się w produktach danej marki, nie narusza wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych. W takich przypadkach właściciel znaku towarowego nie może zakazać przedsiębiorcy korzystania tego znaku towarowego, o ile nie jest on używany w sposób sugerujący istnienie specjalnych relacji między przedsiębiorcą a właścicielem znaku towarowego.

Z kolei sprawa Gillette Company i Gillette Group Finland dotyczyła przedsiębiorstwa – LA-Laboratories, które sprzedawało w Finlandii maszynki do golenia, a także same ostrza do maszynek, podobne do tych marki Gilette. Na opakowaniu tych ostrzy znajdowała się m.in. informacja, że pasują one do wszystkich maszynek Gillette Sensor. LA-Laboratories nie była przy tym uprawniona na podstawie żadnej umowy do używania znaków towarowych należących do Gillette Company. Spółki Gillette wniosły do sądu pierwszej instancji w Helsinkach pozew, w którym podnosiły, że LA-Laboratories naruszyła prawa z zarejestrowanych znaków towarowych Gillette i Sensor. Trybunał stwierdziła w tej sprawie, że użycie cudzego znaku towarowego jest zgodne z przepisami prawa wspólnotowego, jeżeli w praktyce stanowi jedyny sposób przekazania nabywcom zrozumiałej i kompletnej informacji o przeznaczeniu towaru, w celu utrzymania konkurencji na rynku tego towaru.

Również Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych Sądu Okręgowego w Warszawie miał okazję rozpatrywać sprawę bardzo podobną do sprawy BMW (Sygn. akt XXII GWzt 6/08). Pozwany był właścicielem zakładu, w którym prowadził sprzedaż samochodów używanych oraz świadczył usługi naprawcze. Pozwany oznaczał swój zakład jako „T – Niezależny serwis BMW” lub po prostu jako „Serwis BMW”. Na tablicy informacyjnej przed zakładem pozwany umieścił słowny znak towarowy BMW, a na innej tablicy również dwa słowno‐graficzne znaki towarowe (logo) BMW. Sąd stwierdził, że pozwany używa tych znaków bez zgody powoda w postaci identycznej z tą, jaka została zarejestrowana dla oznaczenia towarów i usług, w zakresie identycznym z tym, w jakim są chronione znaki towarowe. Odwołując się do opisanego wyżej orzeczenia TSUE w sprawie BMW, sąd uznał, że wyjątek od ochrony przyznanej wspólnotowym znakom towarowym w art. 12c Rozporządzenia 207/2009 nie rozciąga się na słowno‐graficzny znak towarowy BMW. Zdaniem sądu, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla używania znaku słowno‐graficznego bez zgody jego właściciela, gdyż taki znak wskazuje na coś więcej niż na markę samochodu – wskazuje na konkretne przedsiębiorstwo produkujące samochody – co wywołuje u nabywców przekonanie o istnieniu związków prawnych lub gospodarczych pomiędzy właścicielem znaku a podmiotem z niego korzystającym.

Podsumowując, tzw. klauzula naprawy stanowi wyjątek od ochrony przysługującej wzorom przemysłowym i nie ma zastosowania w przypadku wykorzystania znaku towarowego bez zgody jego właściciela. Możliwe jest natomiast wykorzystywanie cudzego znaku towarowego w celu informowania potencjalnych klientów, że dany przedsiębiorca specjalizuje się w produktach danej marki, np. w zakresie ich naprawy lub konserwacji. Jednak takie używanie znaku towarowego nie może sugerować nabywcom, że pomiędzy przedsiębiorcą używającym znaku i właścicielem znaku istnieje jakaś specjalna relacja. W przypadku wykorzystania logo należącego do innego podmiotu, istnieje duże ryzyko, że sąd uzna takie działanie za mogące wprowadzić nabywców w błąd, a tym samym za naruszające prawa wyłączne właściciela znaku.

[1] Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych.

[2] Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów.

[3] Odzwierciedlaniem tych uregulowań w prawie włoskim jest art. 241 Codice della proprietà industriale (Kodeks własności przemysłowej).

[4] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

[5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.