Czy ujawnienie obrazu całego produktu może prowadzić do powstania niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych poszczególnych części produktu?

28 października br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (piąta izba) wydał wyrok w budzącej sporo emocji (nie tylko wśród koneserów sportowych pojazdów) sprawie C‑123/20 Ferrari SpA przeciwko Mansory Design & Holding GmbH i WH. Odpowiadając na pytania prejudycjalne TSUE orzekł, że poszczególne części produktu mogą być chronione jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy, nawet gdy tylko cały produkt został udostępniony do publicznej wiadomości. Wskazał jednak na pewne kryteria, które takie publiczne udostępnienie musi spełniać.

Spór między Ferrari i Mansory Design

Ferrari (Włochy) od lat toczy spór o projekt swojego modelu Ferrari – który został wyprodukowany tylko w bardzo ograniczonej liczbie i przeznaczony jest wyłącznie do jazdy po torach wyścigowych.

Ferrari przedstawiło model FXX K po raz pierwszy w komunikacie prasowym z dnia 2 grudnia 2014 r., który zawierał dwie następujące fotografie ukazujące, odpowiednio, widok boczny i widok przedni tego pojazdu:

Limitowana seria tego pojazdu po cenie jednostkowej EUR 2,2 mln została wykupiona w ciągu kilku dni.

Ferrari FXX K istnieje w dwóch wariantach, które różnią się wyłącznie kolorem elementu „V” znajdującego się na jego masce. W pierwszym z tych wariantów element „V” jest czarny, z wyjątkiem jego dolnego szpica, który jest tego samego koloru co podstawowy kolor pojazdu.

W drugim wariancie rzeczony element „V” jest w całości koloru czarnego.

Spółka Mansory Design produkuje i sprzedaje zestawy akcesoriów do personalizacji zwane „zestawami tuningowymi”, służące do zmiany postaci Ferrari 488 GTB, który jest seryjnie produkowanym modelem drogowym dostępnym od 2015 r. (po cenie katalogowej netto 172 607 EUR) w taki sposób, aby upodobnić go do Ferrari FXX K.

Spółka Mansory Design oferuje kilka zestawów umożliwiających zmianę postaci Ferrari 488 GTB, w tym dwie wersje „zestawu przedniego”, odzwierciedlające dwa warianty Ferrari FXX K. W przypadku całkowitej transformacji Ferrari 488 GTB wymieniana jest większa część widocznego poszycia nadwozia. W marcu 2016 r. podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie (Szwajcaria) spółka Mansory Design przedstawiła pojazd, który został poddany właśnie takiej transformacji, pod nazwą Mansory Siracusa 4XX.

Ferrari uznało, że rozprowadzanie tych „zestawów tuningowych” przez spółkę Mansory Design stanowi naruszenie praw wynikających z niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, do których uprawnione jest Ferrari i wystąpiło z żądaniem zaniechania w całej Unii wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu i eksportu, używania lub posiadania spornych akcesoriów w tych celach oraz z szeregiem żądań dodatkowych, dotyczących mianowicie przedstawienia dokumentów rachunkowych, wycofania i zniszczenia rozpatrywanych produktów oraz zasądzenia odszkodowania.

Ferrari wskazywało na 3 niezarejestrowane wzory wspólnotowe, które jego zdaniem powstały w momencie opublikowania komunikatu prasowego z dnia 2 grudnia 2014 r., a które rozprowadzanie „zestawów tuningowych” w postaci „zestawów przednich” przez spółkę Mansory Design miało naruszać, mianowicie, jako główny:

1) element maski w kształcie litery „V”, wystający pośrodku z tego elementu i umieszczony wzdłużnie element w kształcie płetwy nazywany „strake”, zintegrowany ze zderzakiem dwuwarstwowy spojler przedni i środkowy oraz pionowy mostek łączący przedni spojler z maską.

Zdaniem Ferrari część ta jest postrzegana jako całość charakteryzująca specyficzne „rysy oblicza” tego pojazdu i jednocześnie wzbudza skojarzenie z samolotem lub bolidem Formuły;

2) oraz posiłkowo:

• dwuwarstwowy spojler przedni,
• postać Ferrari FXX K jako całości.

Landgericht Düsseldorf (sąd krajowy w Düsseldorfie, Niemcy) oddalił żądania Ferrari w całości.

Od tego wyroku Ferrari wniosło apelację do Oberlandesgericht Düsseldorf (wyższego sądu krajowego w Düsseldorfie, Niemcy), którą to sąd apelacyjny oddalił. Sąd ten, bowiem, uznał, że:

1. pierwszy z wyżej wskazanych wzorów wspólnotowych nigdy nie powstał, ponieważ Ferrari nie wykazało spełnienia minimalnych wymogów dotyczących „samodzielności” i „spójności kształtu”,

2. drugi wzór wspólnotowy, dotyczący postaci dwuwarstwowego spojlera przedniego, również nie powstał, ponieważ także nie spełniał przesłanki „spójności kształtu”,

3. trzeci z powoływanych wzorów, dotyczący postaci Ferrari FXX K jako całości, co prawda powstał, lecz Mansory Design nie naruszyła związanych z nim praw.

Ferrari wniosło skargę rewizyjną do Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości, Niemcy),  który uznał, że rozstrzygnięcie w przedmiocie tej skargi zależy od wykładni rozporządzenia nr 6/2002, a w szczególności od tego, w jakich okolicznościach postać części produktu może zgodnie z tym rozporządzeniem korzystać z ochrony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy.

Pytania prejudycjalne i wyrok TSUE

Bundesgerichtshof postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi, które prowadziły do  ustalenia czy ujawnienie obrazu całego produktu może prowadzić do powstania niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych poszczególnych części produktu. A jeśli tak, to w jakim stopniu postać części produktu lub postać części składowej produktu złożonego powinna być odrębna od produktu jako całości, by można było ocenić, czy postać ta ma indywidualny charakter w rozumieniu art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

TSUE udzielił pozytywnej odpowiedzi na główne pytanie prejudycjalne. Wskazał jednak, że aby wzór częściowy mógł być chroniony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy, spełnione muszą zostać 2 kryteria takiego ujawnienia:

(i) wygląd części produktu musi być „wyraźnie rozpoznawalny”; oraz,

(i) w przypadku udostępnienia poprzez zdjęcie, taka część powinna być „wyraźnie widoczna”, wyraźnie wyodrębniona dzięki liniom, konturom, kolorystyce, kształtom lub specjalnej teksturze – aby można było zbadać, czy postać ta spełnia przesłankę indywidualnego charakteru.

Warto przypomnieć, że możliwość objęcia ochroną części produktu wynika wyraźnie z definicji wzoru przyjętej w art. 3 lit. a) rozporządzenia nr 6/2002. Zgodnie z tym przepisem wzór oznacza „postać całego lub części produktu, wynikającą w szczególności z cech linii, konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów samego produktu lub jego ornamentacji”.

Zarówno zarejestrowany jak i niezarejestrowany wzór wspólnotowy, niezależnie od tego, czy dotyczyć ma produktu czy części danego produktu, musi spełniać, w ramach przesłanek materialnych, przesłanki nowości i indywidualnego charakteru (art. 4–6 rozporządzenia nr 6/2002).

W odniesieniu z kolei do przesłanek formalnych, o ile w przypadku zarejestrowanego wzoru formalną przesłanką powstania prawa jest jego rejestracja to w przypadku wzoru niezarejestrowanego prawo powstaje w momencie publicznego udostępnienia wzoru na zasadach określonych w art. 11 ust. 2 tego rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem uważa się, że wzór został publicznie udostępniony w Unii, „jeżeli został w taki sposób opublikowany, wystawiony, wykorzystany w handlu lub w inny sposób ujawniony, że wydarzenia te mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym [w Unii]”. A zatem z przytoczonego przepisu wynika, że niezarejestrowany wzór wspólnotowy powstaje z dniem jego pierwszego publicznego udostępnienia w Unii.

W postępowaniu przed TSUE sąd odsyłający, Mansory Design, rząd polski i Komisja podnosiły, że przeciwko pozytywnej odpowiedzi na główne pytanie prejudycjalne przemawiają wymogi pewności prawa. Wywodzono, że gdyby udostępnienie postaci pojazdu jako całości powodowało powstanie praw do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego w odniesieniu do jego części lub elementów, takich jak zderzak, reflektory itp., przedsiębiorcy mieliby trudności w określeniu przedmiotu ochrony, jakiej domaga się twórca. Niepewność ta mogłaby odwodzić od innowacji.

TSUE wyjaśnił jednak, że nałożenie na twórców, w imię pewności prawnej osób trzecich, obowiązku ujawnienia w sposób odrębny każdej części ich produktów, w odniesieniu do których chcą oni skorzystać z ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego byłby sprzeczny z celem prostoty i szybkości, który, uzasadniał ustanowienie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Prowadziłoby to do naruszenia zamierzonej przez prawodawcę Unii równowagi systemu ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, który ze swej natury wiąże się ze zmniejszeniem poziomu tej pewności w porównaniu z poziomem właściwym dla zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Przyjęte ostatecznie przez TSUE kryteria „wyraźnej rozpoznawalności” wyglądu części produktu oraz „wyraźnej widoczności” takiej części na opublikowanym obrazie produktu mają gwarantować odpowiedni poziom pewności osób trzecich. Dana część produktu lub część składowa produktu złożonego musi być bowiem widoczna i wyodrębniona dzięki cechom, które składają się na jej szczególną postać, takim jak linie, kontury, kolory, kształty czy też specjalna tekstura. Tym samym, postać tej części produktu lub tej części składowej produktu złożonego powinna być zdolna sama w sobie do wywołania całościowego wrażenia i „nie może być całkowicie wtopiona w całościowy produkt”.

Zadaniem sądu niemieckiego pozostaje teraz ustalenie, czy fotografie Ferrari FXX K zamieszczone w komunikacie prasowym z dnia 2 grudnia 2014 r., spełniają skazane przez TSUE kryteria.

Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą z uzasadnienia wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dostępnego pod adresem wskazanym niżej w pkt. 2

Żrodła:

1.https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=248293&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=27870063

2.https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=225670&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2738104