NFT dociera na salę rozpraw. Case Hermès International vs. Mason Rothschild

Pomimo zauważalnego w ostatnich miesiącach znaczącego spadku zainteresowania NFT, coraz częściej staje się ono przedmiotem sporów poddanych pod rozstrzygnięcie sądów. Jest to efekt olbrzymiej popularności NFT w latach 2020 – 2021 roku i licznych transakcji związanych z jego obrotem. Wbrew pozorom spory sądowe dotyczące NFT mogą wpłynąć korzystnie na sytuację prawną podmiotów inwestujących w niewymienialne tokeny. Do tej pory bowiem tylko w nielicznych krajach uregulowano prawnie obrót NFT[1]. Rozstrzygnięcia sądów będą zaś niewątpliwie wskazywać kierunek dla legislacji dystrybucji NFT i stanowić wytyczne dla inwestorów.

Czym jest NFT i jakie są ryzyka prawne związane z jego obrotem zostało wyjaśnione w oddzielnym artykule. Obecnie przed sądami amerykańskimi toczy się już parę głośnych spraw związanych z NFT. Dotyczą one różnych zagadnień prawnych i branży. W dzisiejszym artykule zostanie omówiona sprawa ze świata mody – Hermès International vs. Mason Rothschild.

Hermès International vs. Mason Rothschild

Hermès jest światowej sławy producentem luksusowych dóbr takich jak biżuteria, torebki, galanteria. Jego jednym z flagowych produktów jest m.in. słynna torebka BIRKIN. W grudniu 2021 roku artsta działający pod pseudonimem Mason Rothschild wyemitował kolekcję 100 NFT przedstawiających torebkę Birkin, które sprzedawał następnie pod marką METABIRKINS. Sprzedaż odbywała się za pośrednictwem m.in. popularnych giełd, takich jak OpenSea, Rarible, LooksRare, Zora. Zarówno na Twitterze jak i Instagramie Mason Rothschild reklamował swoją kolekcję ’’#MetaBirkins” oraz sloganem “NOT YOUR MOTHER’S BIRKIN.”

Reakcją na powyższe działania Masona Rothschilda był pozew złożony w styczniu 2022 roku przez Hermès, w którym zarzucano artyście m.in:

• naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy;
• fałszywe oznaczenie pochodzenia;
• rozwodnienie znaku towarowego;
• Cybersquatting, czyli piractwo domenowe;
• przywłaszczenie i czyn nieuczciwej konkurencji[2].

Mason Rothschild wniósł o oddalenie powództwa powołując się na sprawę Rogers v. Grimaldi, w której uznano, iż użycie znaku towarowego w dziele artystycznym nie stanowi naruszenia, gdy znak ten (1) ma “artystyczne znaczenia” dla dzieła, w którym go wykorzystano oraz (2) nie wprowadza w błąd co do źródła lub treści dzieła.

Jak argumentował prawnik Masona Rothschilda obie przesłanki zostały spełnione: ,,Fantazyjne “MetaBirkins” Rothschilda przedstawiają futrzane Birkin, odzwierciedlając komentarz na temat okrucieństwa wobec zwierząt w przemyśle modowym oraz ruch na rzecz znalezienia alternatywy dla skóry. Cyfrowe obrazy zachęcają widzów do rozważenia różnicy pomiędzy materialnymi obiektami wykonanymi ze skór zwierzęcych w rzeczywistości, a wymyślonymi, niematerialnymi obrazami z ich sztucznym futrem. Obrazy Rothschilda pokazują luksus, który nie pełni żadnej funkcji poza komunikacją, luksus pozbawiony wszystkiego poza własnym wizerunkiem, poddając w wątpliwość to, co miłośnicy luksusu faktycznie płacą. Rothschild nie atakuje Birkina, ale zachęca do zastanowienia się nad jego znaczeniem jako obrazu, a nie jako torebki”[3].

W dniu 5 maja 2022 roku Sędzia Jed S. Rakoff of the Southern District of New York uznał, iż w pozwie Hermès wystarczająco wykazał, iż Rothschild zamierzał w całości powiązać znak towarowy “MetaBirkins” z popularnością i renomą znaku Hermèsa Birkin, a nie dokonać skojarzenia artystycznego. Świadczy o tym między innymi wywiad udzielony przez artystę, w którym stwierdził, iż ,,chciał sprawdzić w ramach eksperymentu, czy może stworzyć ten sam rodzaj iluzji, którą [torebka Birkin] ma w prawdziwym życiu jako towar cyfrowy“. Z tego też względu Sąd odrzucił wniosek artysty o oddalenie powództwa nadając tym samym sprawie dalszy bieg.

Mimo, iż decyzja Sądu nie rozstrzygnęła co do meritum roszczeń Hermèsa, to może wskazywać kierunek w jaki sposób sądy będą rozpatrywać roszczenia dotyczące znaków towarowych w odniesieniu do NFT w przyszłości. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał bowiem, iż MetaBirkin NFTs, ,,cyfrowy obrazy torebek” ,,mogły stanowić formę ekspresji artystycznej”, niezależnie od faktu, że artysta używał również etykiety do marketingu i reklamy tych dzieł sztuki.  W szczególności sędzia Rakoff uznał, że “użycie NFT przez artystę do uwierzytelnienia obrazów” nie pozbawia możliwości zastosowania testu Rogersa ponieważ NFT są po prostu kodem wskazującym miejsce, w którym znajduje się obraz cyfrowy i uwierzytelniającym ten obraz.  Z drugiej jednak strony, Sąd stwierdził w przypisie do uzasadnienia swojej decyzji, że test Rogersa mógłby nie mieć zastosowania ,,gdyby NFT były dołączone do pliku cyfrowego wirtualnie nadającej się do noszenia torebki Birkin, w którym to przypadku znak towarowy ‘MetaBirkins’ odnosiłby się do produktu handlowego”. W tym jednak przypadku pozew Hermèsa nie zawierał wystarczającego stwierdzenia, że Rothschild rzeczywiście sprzedawał praktycznie nadające się do noszenia torebki pod znakiem MetaBirkin, ani że będzie to robił w “najbliższej przewidywalnej przyszłości”[4].

Sąd uznał, że rosnąca powszechność obiektów wirtualnych oraz ich potencjalne zastosowania i wykorzystanie w związku z technologiami “metaverse” będą wymagały dalszej analizy[5].

Z kolei obrońca Rothschilda powołując się na twórczą ekspresję chronioną przez Pierwszą Poprawkę  argumentuje, iż  każdy z obrazów MetaBirkins z osobna oraz projekt MetaBirkins jako całość są sztuką, a tytuł “MetaBirkins” jest artystycznie istotny dla przedmiotowego projektu – choćby dlatego, że tytuł ten bezspornie opisuje treść dzieła sztuki.  Dodatkowo podkreśla, iż Rothschild nie uczynił nic, co by wyraźnie wprowadzało w błąd w odniesieniu do źródła pochodzenia dzieł sztuki MetaBirkins, a Hermèsowi nie tylko nie udało się wykazać wyraźnego wprowadzenia w błąd, ale również nie wykazał znacznego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd konsumentów. W ocenie Hermèsa powoływanie się w niniejszej sprawie na Pierwszą Poprawkę – ,,jest pozbawione podstaw”.

Proces w niniejsze sprawie rozpocznie się 30 stycznia 2023 roku. Z niecierpliwością czekamy na jego rozstrzygnięcie, które niewątpliwe stanie się wskazówką dla przyszłych użytkowników NFT.

[1] Przykładem jednej z pierwszych takich regulacji jest ustawa wprowadzona w lutym tego roku przez Dubaj – the Regulation of Virtual Assets (“VAL”).

[2] Civil action HERMÈS INTERNATIONAL and HERMÈS OF PARIS, INC. v. MASON ROTHSCHILD.

[3] Montion to dismiss the complaint HERMÈS INTERNATIONAL and HERMÈS OF PARIS, INC. v. MASON ROTHSCHILD.

[4] Memorandum Order HERMÈS INTERNATIONAL and HERMÈS OF PARIS, INC. v. MASON ROTHSCHILD.

[5] New District Court Decision Provides Useful Guidance on Application of Trademark Law to Virtual Goods, Howard Hogan and Connor Sullivan.